Par Stève Félix, associé. Lambert & Associés
Qui impose sa loi?: marketing ou juridique??
Le droit des marques n’échappe pas à la règle, le juridique est un support de l’activité commerciale et le marketing en est le moteur. Est-ce au juridique de s'adapter à l’évolution des marques, logos et autres signes distinctifs de l’entreprise pour optimiser la protection de son patrimoine immatériel ou au marketing de prendre en compte les impératifs du juridique ?
Le postulat de départ est simple. La marque phare de la société est protégée, elle a fait l’objet des dépôts de marque qui convenaient pour se ménager un monopole d’exploitation confortable sur ses territoires d’exploitation. Mais il est l’heure d’évoluer et le marketing a développé un nouveau logo dans le prolongement de la marque historique ou plutôt, la modernise, tâche pour le juridique de la protéger. Mais quelle option préférer ? Déposer la marque modernisée sur tous les territoires importants pour mettre en place une protection spécifique ou conserver uniquement le premier dépôt ? Quelle différence après tout ? Voilà le piège.
Le trouble jeté par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE)
L’origine du trouble provient de dispositions légales qui permettent de nettoyer les registres de marques très encombrés en les débarrassant des droits qui ne sont plus exploités. Ceux qui cherchent des noms disponibles savent parfaitement de quoi il s’agit. Ainsi, tant le code de la propriété intellectuelle, que la directive et le règlement sur la marque communautaire prévoient des dispositions qui permettent à un tiers intéressé d’obtenir la déchéance d’une marque enregistrée qui n’aurait pas été exploitée de manière réelle et sérieuse au cours des cinq dernières années sauf justes motifs, étant précisé que l’usage de la marque enregistrée sous une forme qui ne diffère que par des éléments n’en altérant pas son caractère distinctif doit être considéré comme valant usage de la marque enregistrée.
Concrètement, il est possible de valider la condition d’usage de sa marque dès lors que la preuve d’une exploitation d’un signe suffisamment proche de la marque déposée est rapportée.
Mais dans quelle mesure peut-on vraiment considérer que le logo relifté, désormais exploité en lieu et place du signe historique constitue une exploitation de la marque ? Une appréciation juste devra permettre de déterminer si le nouveau logo altère le caractère distinctif de la marque première : si la marque a été modernisée au point de jouir d’une distinctivité autonome, un pouvoir de captation distinct de celui de la marque enregistrée, son exploitation ne permettra pas de valider l’usage de la marque première ! Et les conséquences sont graves : déchéance de la marque première, perte de son antériorité et de son monopole d’exploitation et, dans l’hypothèse où le titulaire de droits n’a pas été vigilant au point de s’opposer systématiquement à toutes les marques pouvant générer un risque de confusion, il serait envisageable qu’un tiers, toléré jusqu’alors, dispose dès lors de droits devenus antérieurs sur un signe proche, le légitimant à fonder une réclamation. Passer du statut de titulaire d’un droit antérieur tolérant à celui de «?contrefacteur?» n’est pas enviable.
Une solution consiste à se ménager des preuves d’usage de son signe premier pour éviter les conséquences d’une action en déchéance (dans ses catalogues, site internet, factures). Certains auront pensé à déposer à titre de marque le logo retravaillé en estimant qu’un nouveau dépôt est nécessaire pour se ménager un monopole d’exploitation. À raison, cela facilitera les réclamations et autres actions en annulation ou contrefaçon à l’encontre de tiers utilisant des signes similaires mais présentant des différences avec le signe du premier dépôt.
Attention toutefois, les juridictions françaises et communautaires ont multiplié les revirements jusqu’en 2007 et l’arrêt Bainbridge dans lequel la CJUE a considéré que l’usage d’une première marque enregistrée ne pouvait valider l’usage d’une seconde marque enregistrée. Cela signifie que le titulaire d’une marque enregistrée ne peut plus se prévaloir de l’exploitation sérieuse de son signe relifté pour surmonter la condition d’usage de sa marque première dès lors que cette déclinaison a également fait l’objet d’un enregistrement de marque, et ce, même si les signes sont quasi identiques ! La Cour a considéré que chaque marque jouissait d’une distinctivité propre et que si le titulaire de droit avait souhaité déposer aussi bien la marque première que sa déclinaison, c’est bien qu’il les différenciait. Beaucoup crièrent à la solution anti-économique. A raison, car il s’agissait d’un coup de massue tant les conséquences pour le titulaire de droits peuvent s’avérer graves pour celui qui a prudemment pris le soin de protéger sa déclinaison de marque, et qui, sans le savoir, remet en cause la validité de sa marque la plus ancienne.
La reprise en main de la Cour
Après une certaine résistance des juridictions du fond et des praticiens, la CJUE a rendu son célèbre arrêt Rintisch (25 oct. 2012). La question était ici de savoir si l’usage de la marque enregistrée Proti pouvait être validé par l’usage de Protiplus et Proti Power (eux-mêmes enregistrés à titre de marque), l’exploitation de Proti seul ayant été abandonnée avec le temps. À la lecture de sa jurisprudence passée, la Cour aurait pu répondre non. On se rend alors compte de la sévérité de la position qui est de considérer que l’exploitation de Protiplus ne valide pas l’usage d’une marque Proti pour la seule raison que Protiplus est enregistrée à titre de marque. C’est vider de son sens le droit des marques.
Mais la Cour est sage, elle pose le principe que l’usage de la marque sous une forme qui diffère de celle sous laquelle elle a été enregistrée doit être considéré comme un usage satisfaisant, à condition que les différences ne modifient pas le caractère distinctif de la marque, et ce, indépendamment du fait que la nouvelle forme de la marque soit elle-même enregistrée à titre de marque. À nouveau, une marque peut couvrir ses déclinaisons dès lors qu’elles n’en diffèrent que légèrement. Alternativement, des dépôts peuvent être effectués pour protéger chacune des variations et permettre une protection plus fine sans que cela ne représente un risque pour la marque première. Cette position compréhensive des intérêts des acteurs économiques semble devoir perdurer d’autant que les décisions les plus récentes confirment l’appréhension large de la notion d’usage en droit des marques.
À l’heure où les signes disponibles sont de plus en plus rares, le choix stratégique de la déclinaison de ses marques institutionnelles apparaît comme une option rassurante mais nécessite des précautions d’usage et l’encadrement du projet. En cela, le juridique devra participer en amont à la création des marques et logos déclinés et à leur validation. De même, avant d’abandonner une marque historique au profit d’un signe actualisé, le juridique devra apporter son éclairage quant aux risques qui en découlent. Et si finalement, marketing et juridique se confondaient.
Le postulat de départ est simple. La marque phare de la société est protégée, elle a fait l’objet des dépôts de marque qui convenaient pour se ménager un monopole d’exploitation confortable sur ses territoires d’exploitation. Mais il est l’heure d’évoluer et le marketing a développé un nouveau logo dans le prolongement de la marque historique ou plutôt, la modernise, tâche pour le juridique de la protéger. Mais quelle option préférer ? Déposer la marque modernisée sur tous les territoires importants pour mettre en place une protection spécifique ou conserver uniquement le premier dépôt ? Quelle différence après tout ? Voilà le piège.
Le trouble jeté par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE)
L’origine du trouble provient de dispositions légales qui permettent de nettoyer les registres de marques très encombrés en les débarrassant des droits qui ne sont plus exploités. Ceux qui cherchent des noms disponibles savent parfaitement de quoi il s’agit. Ainsi, tant le code de la propriété intellectuelle, que la directive et le règlement sur la marque communautaire prévoient des dispositions qui permettent à un tiers intéressé d’obtenir la déchéance d’une marque enregistrée qui n’aurait pas été exploitée de manière réelle et sérieuse au cours des cinq dernières années sauf justes motifs, étant précisé que l’usage de la marque enregistrée sous une forme qui ne diffère que par des éléments n’en altérant pas son caractère distinctif doit être considéré comme valant usage de la marque enregistrée.
Concrètement, il est possible de valider la condition d’usage de sa marque dès lors que la preuve d’une exploitation d’un signe suffisamment proche de la marque déposée est rapportée.
Mais dans quelle mesure peut-on vraiment considérer que le logo relifté, désormais exploité en lieu et place du signe historique constitue une exploitation de la marque ? Une appréciation juste devra permettre de déterminer si le nouveau logo altère le caractère distinctif de la marque première : si la marque a été modernisée au point de jouir d’une distinctivité autonome, un pouvoir de captation distinct de celui de la marque enregistrée, son exploitation ne permettra pas de valider l’usage de la marque première ! Et les conséquences sont graves : déchéance de la marque première, perte de son antériorité et de son monopole d’exploitation et, dans l’hypothèse où le titulaire de droits n’a pas été vigilant au point de s’opposer systématiquement à toutes les marques pouvant générer un risque de confusion, il serait envisageable qu’un tiers, toléré jusqu’alors, dispose dès lors de droits devenus antérieurs sur un signe proche, le légitimant à fonder une réclamation. Passer du statut de titulaire d’un droit antérieur tolérant à celui de «?contrefacteur?» n’est pas enviable.
Une solution consiste à se ménager des preuves d’usage de son signe premier pour éviter les conséquences d’une action en déchéance (dans ses catalogues, site internet, factures). Certains auront pensé à déposer à titre de marque le logo retravaillé en estimant qu’un nouveau dépôt est nécessaire pour se ménager un monopole d’exploitation. À raison, cela facilitera les réclamations et autres actions en annulation ou contrefaçon à l’encontre de tiers utilisant des signes similaires mais présentant des différences avec le signe du premier dépôt.
Attention toutefois, les juridictions françaises et communautaires ont multiplié les revirements jusqu’en 2007 et l’arrêt Bainbridge dans lequel la CJUE a considéré que l’usage d’une première marque enregistrée ne pouvait valider l’usage d’une seconde marque enregistrée. Cela signifie que le titulaire d’une marque enregistrée ne peut plus se prévaloir de l’exploitation sérieuse de son signe relifté pour surmonter la condition d’usage de sa marque première dès lors que cette déclinaison a également fait l’objet d’un enregistrement de marque, et ce, même si les signes sont quasi identiques ! La Cour a considéré que chaque marque jouissait d’une distinctivité propre et que si le titulaire de droit avait souhaité déposer aussi bien la marque première que sa déclinaison, c’est bien qu’il les différenciait. Beaucoup crièrent à la solution anti-économique. A raison, car il s’agissait d’un coup de massue tant les conséquences pour le titulaire de droits peuvent s’avérer graves pour celui qui a prudemment pris le soin de protéger sa déclinaison de marque, et qui, sans le savoir, remet en cause la validité de sa marque la plus ancienne.
La reprise en main de la Cour
Après une certaine résistance des juridictions du fond et des praticiens, la CJUE a rendu son célèbre arrêt Rintisch (25 oct. 2012). La question était ici de savoir si l’usage de la marque enregistrée Proti pouvait être validé par l’usage de Protiplus et Proti Power (eux-mêmes enregistrés à titre de marque), l’exploitation de Proti seul ayant été abandonnée avec le temps. À la lecture de sa jurisprudence passée, la Cour aurait pu répondre non. On se rend alors compte de la sévérité de la position qui est de considérer que l’exploitation de Protiplus ne valide pas l’usage d’une marque Proti pour la seule raison que Protiplus est enregistrée à titre de marque. C’est vider de son sens le droit des marques.
Mais la Cour est sage, elle pose le principe que l’usage de la marque sous une forme qui diffère de celle sous laquelle elle a été enregistrée doit être considéré comme un usage satisfaisant, à condition que les différences ne modifient pas le caractère distinctif de la marque, et ce, indépendamment du fait que la nouvelle forme de la marque soit elle-même enregistrée à titre de marque. À nouveau, une marque peut couvrir ses déclinaisons dès lors qu’elles n’en diffèrent que légèrement. Alternativement, des dépôts peuvent être effectués pour protéger chacune des variations et permettre une protection plus fine sans que cela ne représente un risque pour la marque première. Cette position compréhensive des intérêts des acteurs économiques semble devoir perdurer d’autant que les décisions les plus récentes confirment l’appréhension large de la notion d’usage en droit des marques.
À l’heure où les signes disponibles sont de plus en plus rares, le choix stratégique de la déclinaison de ses marques institutionnelles apparaît comme une option rassurante mais nécessite des précautions d’usage et l’encadrement du projet. En cela, le juridique devra participer en amont à la création des marques et logos déclinés et à leur validation. De même, avant d’abandonner une marque historique au profit d’un signe actualisé, le juridique devra apporter son éclairage quant aux risques qui en découlent. Et si finalement, marketing et juridique se confondaient.