Due diligence propriété intellectuelle : bonnes pratiques

Par Pierre Breese, president, IP Trust

L’audit de propriété intellectuelle constitue une étape incontournable d’une opération de fusion-acquisition ou d’investissement. Elle intervient souvent à un stade avancé du processus d’audit, à quelques semaines du « closing ».

Les due diligences IP se limitent parfois à la vérification de la matérialité des droits de propriété intellectuelle et la situation administrative des titres de propriété industrielle que l’entreprise cible détient. Mais elles peuvent aussi apporter un enseignement stratégique pour la réussite de l’opération et surtout la solidité du développement futur.

Étendue de l’audit PI

Le périmètre de l’audit PI recouvre les brevets, les marques, les dessins & modèles, les droits d’auteur, notamment sur les logiciels, les noms de domaine, les savoir-faire techniques et commerciaux, les droits sui generi portant sur les bases de données. L’importance de ces différents types de droit varie bien sur en fonction de l’activité de l’entreprise cible.

Suivant le cas, l’audit PI s’étend aux questions concernant la gestion des données personnelles et des données de santé ou le traitement fiscal et social de la propriété intellectuelle. Une bonne coordination avec les due diligences fiscale, sociale et juridique doit alors être organisée.

Il est d’usage de distinguer des vérifications de priorité 1 correspondant aux considérations susceptibles de remettre en cause l’opération envisagée sous forme de « red flag », et les vérifications de priorité 2, correspondant à des considérations plus qualitatives.

Vérifications de priorité 1
« red flag »

Liberté d’exploitation « freedom to operate FTH »

Cette question est bien sûr critique : l’acquéreur pourra-t-il exploiter la technologie (les marques) acquises sans risque de se faire interdire l’exploitation par un détenteur d’un brevet (d’une marque) tiers ? La garantie de liberté d’exploitation que pourrait donner le vendeur n’est souvent pas suffisante, la solvabilité de ce dernier étant souvent insuffisante au regard des conséquences potentielles d’une contrefaçon.

L’exercice est délicat, car il existe environ 70 millions de brevets dans le monde. Identifier tous les brevets potentiellement opposables, puis analyser la portée et la validité de chaque revendication de chacun de ces brevets identifiés constitue un travail de Titan, dont le coût serait déraisonnable.

Se réfugier derrière une déclaration de l’auditeur et de la possibilité d’une action en responsabilité envers ce dernier en cas d’omission d’un titre pertinent n’est pas non plus pertinent.

La démarche raisonnable consiste à déterminer conjointement, entre l’acquéreur et le cédant, l’origine des menaces les plus probables : concurrents frontaux identifiés dans le cadre des benchmarks concurrentiels, sociétés réputées pour défendre de manière agressive leurs droits… Il s’agit généralement d’un nombre raisonnable d’acteurs (souvent une dizaine), dont il est ensuite facile d’identifier l’intégralité des droits de propriété industrielle, puis d’en analyser la portée et la validité pour identifier l’existence de risques majeurs ou non.

Souvent la société cible connaît implicitement les menaces principales, soit parce qu’elle a déjà reçu des réclamations, soit parce qu’elle a déjà eu des échanges préliminaires avec un détenteur de droits antérieurs.

Une autre démarche raisonnable consiste à identifier les brevets publiés à la périphérie des brevets de la société cible. Ces brevets sont notamment ceux cités dans les rapports de recherche, et/ou ceux partageant les mêmes classes ECLA ou les mêmes combinaisons de mots-clés.

Le résultat de cette étape de l’audit est d’identifier d’éventuels risques majeurs, et le cas échéant d’explorer les scénarios en cas de survenance du risque (contournements possibles des brevets identifiés, contestation possible de leur validité, cross licensing, etc.), avec une présentation sous forme d’arbre de décision et éventuellement une modélisation par des outils de type méthode de Monte Carlo dans le cas où un risque majeur a été identifié.

Matérialité des droits de propriété industrielle

La première étape consiste à comparer le portefeuille de droits de PI présenté par la société cible aux données accessibles publiquement, pour vérifier d’éventuelles discordances. Ces discordances peuvent s’expliquer par :

•Le fait qu’un brevet ou une marque ait été abandonné ou rejeté

•Le fait qu’une cession n’ait pas fait l’objet d’une inscription au RMN ou RNB

•Le fait qu’une demande d’enregistrement de brevet ou de marque ne soit pas encore publiée.

Ces discordances peuvent ensuite faire l’objet de recommandation de régularisation pour en supprimer les effets préjudiciables.

La deuxième étape consiste à vérifier la portée et la validité des brevets et des marques appartenant à la société cible afin d’établir leur pertinence par rapport à l’activité de la société et la génération de chiffre d’affaires.

La troisième étape consiste à vérifier les éventuels accords de copropriété et les droits dont la société cible est licenciée, ainsi que les contrats y afférents, ainsi que la conformité par rapport à des accords de partenariats français ou européens pour établir la pérennité de ces accords en cas d’acquisition par un tiers.

Vérifications de priorité 2
« qualitatif »

Un deuxième volet des due diligences porte sur la qualité des processus propriété intellectuelle de l’entreprise cible.

Pertinence de la politique PI

Cette étape consiste à vérifier si le dirigeant de la société cible a une vision claire de sa politique de propriété intellectuelle (quels objectifs, quels moyens, quels indicateurs clés (KPI), quels process ? territorialité des protections…), et si cette vision a été formalisée dans un document interne, de préférence connu par le personnel concerné.

Elle concerne aussi la vérification de l’existence d’une procédure interne de déclaration des inventions de salariés et de reconnaissance des inventeurs et auteurs, ainsi que de l’existence d’outils internes de traçabilité des inventions et créations (cahier de laboratoire, plis cachetés, enveloppes Soleau, dépôts de logiciels…)

Gestion des droits individuels

Cette vérification concerne l’organisation des droits portant sur les inventions et les créations des salariés (contrats de travail, conformité à la convention collective, règlement intérieur…) et sur les inventions et créations émanant de tiers (sous-traitants, prestataires free-lance, stagiaires, associés non salariés…). Elle concerne aussi la vérification de l’existence d’éventuels titres de PI déposés à titre personnel par les dirigeants de l’entreprise cible.

Procédures concernant le contrôle des informations sensibles

Cette étape concerne la vérification des accords de confidentialité, des processus de validation de la publication d’informations sensibles et de marquage des documents physiques et numériques contenant des informations confidentielles.

Coûts

Le budget pour une due diligence dépend du nombre de titres de propriété industrielle détenus par l’entreprise. Typiquement, les budgets sont calculés de la manière suivante : (voir tableau).